Wat als een merk het oneens is met jouw logo-registratie?

Er wordt een merk geregistreerd dat veel op jouw merk lijkt. Wat nu?

Stel, je start een sportschool en wilt jouw merk laten registreren: het lijkt een logische stap. Maar wat als een bestaand merk vindt dat jouw naam en logo te veel op dat van hen lijken? Dit gebeurde in een recente zaak. Wanneer de onderneming Sharkys Gym haar logo wilt inschrijven in het registreren, start de bekende Britse sport- en lifestylebrand Gymshark een oppositieprocedure.

Wanneer mag je een merk registreren en wanneer kan een ouder merk daar bezwaar tegen maken? En wanneer is sprake van verwarringsgevaar? De recente zaak tussen Gymshark en Sharkys Gym laat goed zien hoe het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) deze vragen beoordeelt.

De casus: Gymshark maakt bezwaar tegen Sharkys Gym

Sharkys Gym diende een Benelux-merkaanvraag in voor het gecombineerde woord-/beeldmerk Sharkys Gym voor sport- en fitnessdiensten. Gymshark was het daar niet mee eens en stelde oppositie in tegen de merkregistratie. Gymshark beriep zich daarbij op oudere Gymshark-merken.

Volgens Gymshark waren de merken zowel visueel als auditief en begripsmatig met elkaar overeenstemmend. Daarnaast waren de diensten waarvoor de merken waren geregistreerd volgens Gymshark gelijk of sterk overeenstemmend. Daarmee zou sprake zijn van verwarringsgevaar.

BOIP: iedereen met een ouder merk kan bezwaar maken

Wanneer je een merk wilt registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, wordt je merkaanvraag gepubliceerd. Vervolgens kunnen houders van oudere merken onder bepaalde voorwaarden oppositie instellen tegen de aanvraag.

Een oppositieprocedure is bedoeld om de eigenaar van een ouder merk de mogelijkheid te geven zich te verzetten tegen de registratie van een jonger merk. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de overeenstemming tussen de merken en naar de betrokken waren of diensten.

De vraag voor het BOIP (Bureau voor de Intellectuele Eigendom) was dus: lijken de woord-/beeldmerken Gymshark en Sharkys Gym zodanig veel op elkaar dat consumenten kunnen denken dat de merken van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn?

Wanneer stemmen merken overeen?

Bij het beoordelen van twee merken kijkt het BOIP naar verschillende aspecten. Zo wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de merken. Deze beoordeling vindt plaats op basis van de totaalindruk die de merken bij het relevante publiek achterlaten.

Visuele overeenstemming

Bij de visuele vergelijking wordt gekeken naar hoe de merken eruitzien. Denk bijvoorbeeld aan overeenkomsten in letters, woordopbouw, vormgeving en andere visuele elementen. Bij Sharkys Gym en Gymshark viel onder meer op dat het element SHARK in beide merken voorkomt. Dat het ene merk de woorden in een andere volgorde gebruikt, betekent niet automatisch dat de merken visueel voldoende van elkaar verschillen.

Auditieve overeenstemming

Ook de uitspraak van de merken speelt een rol. Hoe klinken de namen wanneer consumenten ze uitspreken of horen? Hoewel Sharkys Gym en Gymshark niet identiek worden uitgesproken, kunnen overeenkomsten in de klank en opbouw van een merk bijdragen aan de mate van overeenstemming.

Begripsmatige overeenstemming

Tot slot wordt gekeken naar de betekenis of het concept dat de merken oproepen. In deze zaak verwezen beide merken naar dezelfde combinatie van begrippen: een haai en een sportschool. Het BOIP achtte beide begrippen voor het relevante Benelux-publiek begrijpelijk. Daarmee was ook sprake van begripsmatige overeenstemming.

Wat is verwarringsgevaar?

Overeenstemming tussen twee merken betekent niet automatisch dat sprake is van verwarringsgevaar. Het BOIP kijkt naar het geheel van omstandigheden. Bij een oppositie op grond van verwarringsgevaar moet onder meer sprake zijn van overeenstemming tussen de tekens én van gelijke of overeenstemmende waren of diensten. Vervolgens wordt beoordeeld of het relevante publiek kan denken dat de betrokken producten of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van ondernemingen die economisch met elkaar verbonden zijn.

In de zaak tussen Gymshark en Sharkys Gym waren de sport- en fitnessdiensten waarop de merken betrekking hadden gelijk of sterk overeenstemmend. Dat woog mee in de beoordeling van het BOIP.

Het oordeel van het Bureau

Het BOIP oordeelde op dat sprake was van verwarringsgevaar tussen Gymshark en Sharkys Gym. De oppositie van Gymshark werd volledig toegewezen en de merkregistratie van Sharkys Gym werd geweigerd.

De zaak laat zien dat een kleine aanpassing van een bestaande merknaam niet altijd voldoende is om een nieuw merk onderscheidend te maken. Ook het omdraaien van woorden of toevoegen van andere beeldelementen kan onvoldoende zijn wanneer een belangrijk en onderscheidend onderdeel van een ouder merk wordt overgenomen.

Advocaat IE-recht bij een merkgeschil

Een merk registreren lijkt eenvoudig, maar een bestaande merkregistratie kan roet in het eten gooien. Wil je een merk registreren, krijg je te maken met een oppositieprocedure of twijfel je of jouw merk voldoende onderscheidend is? Neem dan contact op met onze advocaten intellectueel eigendomsrecht.